J. Rafael Amador Espinosa
Licenciado en Derecho por la Universidad
Panamericana, Campus Guadalajara, es
especialista en Propiedad Intelectual y es
asociado en «Ramos, Ripoll & Schuster
Abogados»

Es importante reconocer el principio de especialidad para su correcta aplicación en el derecho de las marcas, el presente artículo aborda algunos antecedentes en México de su aplicación y una reseña sobre la situación actual. Conforme al Derecho Mexicano, los signos distintivos, particularmente las marcas, se rigen por una serie de principios rectores: Principio de Territorialidad, Principio de Temporalidad, Principio de Especialidad, Principio de Exclusividad y Principio de Novedad; que norman el espíritu de su protección y regulan la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial «LPI» y su Reglamento «RLPI». En esta oportunidad se aborda el Principio de Especialidad, que es la protección que se otorga a las marcas, entiéndase, el derecho a su uso exclusivo con relación a los productos o servicios para los cuales está destinada, tal y como se encuentra señalado en el artículo 93 de la LPI[1] y que permite la coexistencia de las marcas en el mercado de nuestro país.

El primer antecedente claro para delimitar el Principio de Especialidad, se estableció en el artículo cuarto transitorio de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 02 de agosto de 1994, derivado de la influencia del artículo 7 del Convenio de París. Asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial dispone que señalar los productos o servicios a los cuales será aplicada la marca es una obligación para el solicitante (artículo 113, fracción IV, LPI) con base en el Convenio Internacional conocido como Arreglo de Niza[2], por el que se clasifican los productos y servicios existentes en el mercado. Este sistema de clasificación fue adoptado por México y rige la calificación de las marcas en nuestro país (artículo 59 del RLPI)[3].

Aun y cuando este sistema es enormemente útil para estandarizar la protección y clasificación de las marcas a nivel mundial, lo que realmente importa es la descripción de los productos y servicios que se realiza en la solicitud de registro de una marca. Ya que, si bien es cierto, no se puede solicitar la protección en una misma solicitud de productos o servicios contenidos en diversas clases del Arreglo de Niza, (artículo 57 del RLPI)[4], no menos cierto es que señalar el número de la clase no es obligación para solicitar el registro de una marca.

En este sentido, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial «IMPI», que es la autoridad encargada en México para decidir sobre el otorgamiento de la protección a las marcas, tiene la obligación de señalar en el título de registro de la marca, los productos y servicios para los cuales única y exclusivamente se destina la marca (artículo 126, fracción III, LPI).

En este entendido, el Principio de Especialidad podemos c(artículo 130 LPI). Asimismo, tiene una gran lógica, en el sentido de que, si se le otorgara una protección mayor a la solicitada, supondría un control universal de esa marca acaparando el mercado y además limitando el principio de la libertad de comercio.

Es importante mencionar que, como toda regla, el Principio de Especialidad tiene única y exclusivamente dos excepciones, me refiero a las marcas famosas y a las marcas reconocidas, tal y como lo dispone el artículo 90 fracciones XV y XV bis LPI[5] , (en cumplimiento al artículo 6 bis del Convenio de París). En este caso, la excepción solamente aplica en caso de que el IMPI «estime» o «haya declarado» famosa en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio de la Clasificación de Niza. Adicionalmente, la excepción al Principio de Especialidad debe ser aplicada cuando, respecto de la marca que el IMPI estime o haya declarado notoriamente conocida cuando:

  1. Pueda crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
  2. Pueda constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
  3. Pueda causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
  4. Pueda diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Debemos recordar, que como excepciones deben ser aplicadas de manera estricta. Un supuesto puede ser el de una marca cuya denominación sea «General» y que se aplique para proteger productos en la clase[6] 25 (ropa), en la clase 29 (embutidos) y servicios de la clase 43 (restaurantes); de acuerdo con el Principio de Especialidad estas marcas podrían coexistir en el mercado. Ahora bien, en el supuesto de que exista una marca estimada famosa por el IMPI cuya denominación sea «Capitán» para libros (clase 16), una solicitud de registro bajo la misma denominación no podría coexistir para ningún otro producto o servicio por más alejado que se estime de los productos conocidos como libros.

Recientemente, el IMPI ha realizado notables esfuerzos para fortalecer la observación del Principio de Especialidad, a través del Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de Niza, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial específicamente en su artículo cuarto[7], así como determina en su Guía que establece las directrices generales del Examen de Forma de Signos Distintivos[8] , que actualmente se encuentra en actualización la referencia directa a este Acuerdo tan trascendental para el Principio de Especialidad.

Lo que ayudó a eliminar la creencia popular de que, cuando una marca se solicitaba señalando el título general de una clase, quedaban amparados todos los productos o servicios que ésta amparaba (JALIFE DAHER, 2014; 437).

En resumen, las disposiciones legales que protegen el Principio de Especialidad, se encuentran particularmente establecidas en los artículos 87, 88, 90, fracción XV, XV bis, XVI; 113 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial y, 57 y 59 de su Reglamento, así como del artículo cuarto del Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Asimismo, es muy importante destacar que, recientemente nuestros tribunales han apoyado los esfuerzos del IMPI para fortalecer el Principio de Especialidad, como se expone en la tesis de rubro: “marcas. en la solicitud de registro relativa deben especificarse los productos o servicios que desean protegerse y que pertenecen a una misma clase” publicada en el Semanario Judicial de la Federación con fecha enero de 2013.

Época: Décima Época
Registro: 2002571
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.4o.A.29 A (10a.)
Páginas: 2097

MARCAS. EN LA SOLICITUD DE REGISTRO RELATIVA DEBEN ESPECIFICARSE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DESEAN PROTEGERSE Y QUE PERTENECEN A UNA MISMA CLASE. De los artículos 93 de la Ley de la Propiedad Industrial y, 57 y 59 de su reglamento, se advierte que es necesario que en la solicitud de registro de una marca se especifiquen los productos o servicios que desean protegerse y que pertenecen a una misma clase, por así disponerlo expresamente y porque el señalamiento de bienes y servicios amparados por una marca debe estar claramente determinado y especificado, de manera que no haya duda de lo que comprenden. Lo anterior es así, pues no basta citar una clase que puede contemplar bienes o servicios de distinta naturaleza o finalidad, sino que debe señalarse concretamente cuáles son los que pretenden protegerse, con la máxima especificidad posible, a fin de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, de respetar la disponibilidad de los registros y evitar que se propicien marcas que tabiquen mercados e incluyan temas indeterminados o discutibles que, por su vaguedad, puedan llegar a limitar el libre comercio y adjudicar privilegios que amenacen el libre juego y concurrencia. En consecuencia, no puede atenderse únicamente a la clase para registrar una marca, habida cuenta que de presentarse un problema de similitud entre productos, deberá tenerse en cuenta la información detallada y determinada para resolver eventuales conflictos; esto es, todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre productos o servicios, pues la agrupación de clases señalada en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas vigente, establecida en el Arreglo de Niza, no constituye, per se, un indicio de similitud entre productos, toda vez que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta los factores indicados.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 480/2012. Beckman Coulter, Inc. 4 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.

En conclusión, el Principio de Especialidad es sumamente importante para asegurar la correcta protección de las marcas, su uso en el mercado, así como para que comerciantes, con interés suficiente, puedan válidamente explotar las propias sin impedimentos de marcas acaparadoras u ociosas que eviten o impidan la sana competencia.

Como recomendación, es muy importante poner especial atención en los productos o servicios que van a ser solicitados a protección bajo una solicitud de registro de marca en México, puesto que se podrían invadir derechos de terceros; ésta podría convertirse en una marca ociosa respecto de algunos productos / servicios; o bien podríamos estar desprotegidos en ciertos rubros. Puede ser tan malo el exceso, como el defecto al señalar los productos / servicios que distingue la marca solicitada para protección, por lo que dicho en pocas palabras, se deben señalar de manera clara y específica justo los productos o servicios que se explotan al amparo de una marca.

  1. Ley de la Propiedad Industrial: Artículo 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.
  2. Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
  3. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial: Artículo 59.- La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza. El Instituto publicará en la Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los mismos, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada producto o servicio. Los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies. Se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta. El Instituto establecerá los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación.
  4. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial: Artículo 57.- La indicación de los productos o servicios para los que se solicita el registro de marca que se contenga en la solicitud se sujetará a las siguientes reglas: I.- Sólo deberán especificarse los productos o servicios pertenecientes a una misma clase, y II.- Los productos o servicios deberán indicarse con los nombres o denominaciones con que aparecen en la lista alfabética de la clasificación y las reglas de aplicación de la misma, publicadas en la Gaceta.
  5. Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 90.- No serán registrables como marca: […] XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita: a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.
  6. Estas clases hacen referencia a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, Arreglo de Niza.
  7. CUARTO.- La finalidad de los títulos de las clases es indicar de forma general qué productos o servicios corresponden a cada una de ellas; por lo que al señalar el título de la clase en la solicitud de registro, sólo se incluyen los productos o servicios mencionados en el título, y no los demás productos o servicios protegidos en la misma clase mencionados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, la Lista Complementaria de Productos y Servicios o aquéllos que existen en el mercado. Para indicar los productos o servicios en la solicitud de registro, se tiene que especificar y determinar de forma clara los productos o servicios que se desean distinguir.
  8. Versión 002-2015.
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