Socio del Área de Propiedad Intelectual y Derecho de la Seguridad Social en RRS Abogados, S.C. Maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Profesor del Seminario de Derecho de la Propiedad Intelectual en el Décimo Semestre de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México.

Como para todos es conocido el pasado 1º de julio de 2020, en su versión vespertina, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial.

Si bien a los que por más de 18 dieciocho años hemos tenido la dicha de ejercer como abogados apasionados del Derecho de la Propiedad Intelectual, la abrogación de la Ley de la Propiedad Industrial nos deja una gran nostalgia por lo que advierte a su historia, reformas, estudio e interpretación por parte de las autoridades y tribunales, así como el nacimiento, desarrollo y madurez del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, nuestro IMPI que tantas alegrías y en contadas ocasiones dolores de cabeza nos ha generado a lo largo de su historia; eso sí, siempre habremos de reconocerle a tal Instituto que la difusión y desarrollo del Derecho de la Propiedad Intelectual en México no hubiera sido el mismo sin su gran política de apertura y la entrañable alianza que ha generado con centros educativos, universidades, cámaras empresariales, gobiernos estatales, por citar algunos ejemplos.

Esta “nueva normalidad” en materia de Propiedad Industrial, nos lleva a generar un estudio profundo de la naciente Ley que presumiblemente el próximo mes de noviembre de 2020 entrará en vigor.

La accidentada publicación del cuerpo normativo en comento, se vio precedida de dos tratados comerciales suscritos por el Estado Mexicano y debidamente ratificados, a los cuáles les correspondió un cambio en el Poder Ejecutivo, que además incluía importantes re agrupaciones en el Congreso de la Unión, siendo lideradas las Cámaras de Diputados y Senadores por un nuevo partido y corriente política.

De tal suerte que, con la urgencia de la entrada en vigor del denominado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en un fin de semana de acaloradas discusiones en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y sin que se haya llevado un óptimo Parlamento Abierto, se aprueban en bloque varios proyectos de reforma y nuevas leyes, incluyéndose en el paquete correspondiente la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Como parte de los beneficios contenidos en la norma rectora de la Propiedad Industrial en México, fue anunciado con gran júbilo que la autoridad repondría a los titulares de patentes, dentro de la vigencia de exclusividad de derechos a uso y explotación, la temporalidad que se hubiese perdido entre la presentación de solicitud de patente y la expedición del título, ya que es común escuchar a los inventores o solicitantes de títulos de patente, que los tiempos que se toma la autoridad para el otorgamiento, llegan a tomar hasta más de 5 cinco años.

Es así, como nace la figura del Certificado Complementario el cuál se encuentra tutelado dentro de los artículos 126 al 136 de la recién publicada legislación y cuyo texto nos permitimos reproducir:

Del Certificado Complementario

Artículo 126.- Cuando en la tramitación de una patente existan retrasos irrazonables, directamente atribuibles al Instituto que se traduzcan en un plazo de más de cinco años, entre la fecha de presentación de la solicitud en México y el otorgamiento de la patente, a petición del interesado se podrá otorgar un certificado complementario para ajustar la vigencia de la misma.

Artículo 127.- La vigencia del certificado complementario al que se refiere el artículo anterior no podrá exceder de cinco años.

Artículo 128.- Para efectos de este Capítulo, se entenderá por:

I.- Fecha de presentación, aquélla en la que el Instituto reciba la solicitud de patente o la de su entrada en fase nacional;

II.- Tramitación de una patente, el plazo que transcurre entre la fecha de presentación de la solicitud en México y la de su otorgamiento;

III.- Fecha de otorgamiento, aquélla en la que se comunica que procede el otorgamiento de la patente, y

IV.- Fecha de la resolución favorable del examen de forma, aquélla en que el Instituto comunica que la solicitud cuenta con los elementos materiales para continuar con su trámite, publicación y, en su caso, examen de fondo.

Artículo 129.- El titular podrá solicitar un certificado complementario por única vez, mediante escrito que deberá cumplir los requisitos previstos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

La solicitud deberá presentarse de manera independiente, al dar cumplimiento a la comunicación prevista en el segundo párrafo del artículo 110 de esta Ley. Toda solicitud presentada con posterioridad a ese momento se tendrá por extemporánea y se desechará de plano.

Artículo 130.- La solicitud deberá contener:

I.- El número de expediente, fecha de presentación y fecha de la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 110 de esta Ley;

II.- Los argumentos del solicitante sobre la procedencia del certificado complementario, y

III.- El pago de la tarifa correspondiente.

Si el Instituto advierte la ausencia o deficiencia de alguno de los requisitos señalados en este artículo, requerirá por única vez al interesado para que dentro del plazo de cinco días, precise o aclare lo que se considere necesario, o subsane omisiones. De no cumplimentarse el requerimiento formulado dentro del plazo señalado, la solicitud se desechará de plano.

Artículo 131.- Al resolver sobre la procedencia del certificado solicitado, el Instituto deberá:

I.- Verificar si la tramitación de la patente excedió cinco años, en caso contrario, resolverá la improcedencia de la petición planteada, y

II.- Si la tramitación de la patente excedió dicho plazo, determinará el periodo de tiempo que corresponda a retrasos razonables y lo sustraerá del periodo de tramitación.

En caso de que el periodo resultante sea inferior a cinco años, el Instituto resolverá la improcedencia de la petición planteada.

En caso de que el periodo resultante sea mayor a cinco años, el Instituto determinará el periodo de días que corresponda a un retraso irrazonable, mismo que se traducirá en un certificado complementario con una vigencia de un día por cada dos días de retraso irrazonable.

Artículo 132.- Para efectos del artículo anterior, se considerarán como retrasos razonables:

I.- El periodo que transcurre entre la fecha de recepción y la fecha de la resolución favorable del examen de forma;

II.- Los periodos atribuibles a acciones u omisiones del solicitante, tendientes a retrasar el procedimiento de otorgamiento de la patente y los plazos adicionales empleados, conforme al artículo 117 de esta Ley;

III.- Los periodos no atribuibles a acciones u omisiones del Instituto o que queden fuera de su control, tales como los que transcurran en la substanciación de cualquier medio de impugnación administrativo o jurisdiccional o que deriven de los mismos, y

IV.- Los periodos atribuibles a causas de fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 133.- Cuando resulte procedente el otorgamiento del certificado complementario, el Instituto lo comunicará al solicitante para que dentro del plazo de un mes, presente el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título del certificado, así como el relativo al pago del periodo de ajuste respectivo.

Si vencido el plazo anterior, el solicitante no cumple con lo requerido se tendrá por abandonada la solicitud.

Artículo 134.- El Instituto expedirá un título para cada certificado complementario como constancia y reconocimiento oficial al titular y procederá a su publicación en la Gaceta.

El certificado complementario surtirá efectos al día siguiente del vencimiento de los veinte años de vigencia de la patente de la cual deriva, siempre y cuando la misma se encuentre vigente.

Artículo 135.- El certificado complementario conferirá los mismos derechos de la patente de la cual deriva y estará sujeto a las mismas limitaciones y obligaciones.

Tratándose de los plazos a los que se refieren los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 57 de esta Ley, éstos se contabilizarán tomando en consideración el vencimiento de la vigencia del certificado complementario.

Artículo 136.- El certificado complementario caducará al vencimiento de su vigencia y los derechos que ampara se incorporarán al dominio público.

La caducidad del certificado complementario no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

Si bien en una primera impresión, suena cordial el concepto, desde el particular y criticable punto de vista de un servidor, se advierten las siguientes imprecisiones o consideraciones que habrán de tomarse al respecto, principalmente por aquellos solicitantes y/o titulares de patentes, que no siendo abogados pueden caer en desconocimiento y a la postre pudiera acarrear desilusiones y frustraciones ante la mala o dudosa técnica legislativa con la que dichos artículos fueron redactados y más aún aprobados:

  • El Certificado Complementario no lo emite la autoridad de manera inmediata, directa u oficiosa, requiere que el solicitante de la patente en una NUEVA SOLICITUD ADMINISTRATIVA acredite retrasos irrazonables por parte de la autoridad, que además de ello tales retrasos sean directamente atribuibles al Instituto y que además se traduzcan en un plazo de más de cinco años, entre la fecha de presentación de la solicitud y el otorgamiento de la patente.

Lo anterior conlleva las siguientes observaciones:

  1. Si el gobernado ya tuvo la paciencia de tolerar 5 cinco años de seguimiento y pago a una autoridad para una solicitud de patente, esta compensación de exclusividad de tiempo deviene en una nueva carga, que lo obliga a acreditar algo tan subjetivo y general como es el concepto de los denominados “retrasos irrazonables”, que si bien el artículo 132 los describe, la carga probatoria para acreditarlos le corresponde al solicitante de la patente.
  • Se tiene que acreditar a una autoridad que en este caso es juez y parte, que los citados “retrasos” sean atribuibles a ella misma, situación que en mi personal opinión, dudo mucho que ocurra pues ante la existencia de severas leyes en materia de responsabilidad administrativa y responsabilidad patrimonial de las autoridades, el que se reconozca un “retraso irrazonable” por una autoridad, podría ser sancionable bajo la óptica de las mencionadas normas.
  • En una franca inequidad, solamente podrán tener acceso al Certificado Complementario aquellos solicitantes que entre la fecha de presentación de la solicitud de patente y el otorgamiento de la misma, el plazo hubiese dilatado más de 5 cinco años; es decir, aquellas personas que padezcan un retraso de 4 cuatro años y 11 once meses, han sido excluidas por ministerio de Ley, sin razón o motivo alguno, más que el simple criterio poco ponderado del legislador trasgrediendo el Principio de Seguridad Jurídica de manera flagrante.
  • En caso de que se logre el denominado Certificado Complementario, su vigencia estará limitada a solamente 5 cinco años; es decir, si el trámite de patente duró 7 siete años, solamente se compensarán 5 cinco, los otros dos serán anualidades que de todas maneras debe pagar el solicitante y que se los quedará debiendo la autoridad, sin importar que de manera previa reconocieron que fueron “retrasos irrazonables” y que además fueron atribuidos a ésta.
  • A diferencia de lo que cualquier ciudadano no experto en Propiedad Industrial pudiera comprender, en el procedimiento para solicitar el Certificado Complementario, la fracción III del artículo 128 considera como fecha de otorgamiento de patente, a la fecha en que es notificado mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el oficio que coloquialmente conocemos como oficio de cita a pago, el cuál consiste en la culminación del examen de fondo y requerimiento al solicitante para que pague la expedición del título y las anualidades que desde la presentación de la solicitud se han agotado así como las que quedan pendientes; en mi personal y criticable opinión, un trámite de solicitud de patente no concluye con el oficio de cita a pago, sino con la expedición y publicación del título.
  • Por si lo anterior no fuera suficiente, el Certificado Complementario NO ES UN TRÁMITE O ACTO ADMINISTRATIVO GRATUITO, la fracción III del artículo 130 y el artículo 133, exigen el pago de “tarifas” que en consonancia con la nueva Ley es altamente probable que se incrementen anualmente conforme al INPC o en su defecto, se homologuen a lo que las autoridades de otros países andan cobrando.
  • En el colmo de las confusiones, conforme a lo expresamente previsto en el segundo párrafo del artículo 129 de la norma en estudio, la solicitud del Certificado Complementario:  “… deberá presentarse de manera independiente, al dar cumplimiento a la comunicación prevista en el segundo párrafo del artículo 110 de esta Ley. Toda solicitud presentada con posterioridad a ese momento se tendrá por extemporánea y se desechará de plano.”

Lo anterior significa que para que se conceda el Certificado que nos ocupa, tal solicitud se debe presentar de manera paralela e independiente al momento de dar cumplimiento al oficio de cita a pago y no cuando publican y notifican la expedición del título de patente.

Como conclusión, podemos advertir que aunque hubo buenas intensiones, y que las mismos fueron plasmadas en la exposición de motivos, el hecho de legislar, discutir y aprobar con prisas y sin la debida participación de expertos, acarrea la publicación de normas confusas que seguramente serán objeto de crítica, debate y análisis por parte de expertos, concluyendo lo anterior en más juicios que en su momento tendrá que resolver nuestro Poder Judicial Federal.

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